Последствия неиспользования товарного знака

Правовая охрана товарного знака

Исходя из п. п. 1 и 2 ст. 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно вследствие его неиспользования непрерывно в течение любых трех лет после его госрегистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака может быть подано заинтересованным лицом.

Для целей указанной статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со ст. 1489 ГК РФ.

Помимо этого, использованием товарного знака признается его использование другим лицом под контролем правообладателя в соответствии с п. 2 ст. 1484 ГК РФ (в том числе ввоз на территорию РФ товара, маркированного этим знаком). Еще до вступления в силу части 4 ГК РФ в судебной практике стали появляться акты, согласно которым суды признавали, что использование товарного знака путем введения в гражданский оборот на территории РФ товара, произведенного за рубежом, может осуществляться не только импортером, который заключил лицензионный договор, но и любым иным лицом, выполняющим функции по ввозу и реализации продукции правообладателя без лицензии (Постановление Президиума ВАС РФ от 13.04.2004 N 1164/04).

Согласно пункту 2 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса.

На настоящий момент в судебной практике еще не выработано четких критериев понятия «контроль правообладателя». В частности в Постановлении ФАС МО от 19.12.2011 № А40-130718/2010, указано «Рассматривая заявленное по делу требование, суды двух инстанций признали доказанным материалами дела факт воспроизведения словесного обозначения «МОСКОВСКИЙ» на выпускаемой ОАО «МВКЗ «КиН» продукции и наличия между ФКП «Союзплодоимпорт» и ОАО «МВКЗ «КиН» правоотношений, связанных с контролем производства продукции.

В частности, суды отметили, что на фотографиях коньяка производства ОАО «МВКЗ «КиН» товарный знак «МОСКОВСКИЙ» расположен в центре этикетки, занимает на ней доминирующее положение и рядом со словесным элементом размещен знак охраны товарного знака в виде буквы «R в окружности, что в силу статьи 1485 ГК РФ является констатацией факта предоставления товарному знаку правовой охраны. Также указали на наличие на контрэтикетках товара ссылок на его изготовление по лицензии ФКП «Союзплодоимпорт». Обозревавшиеся судом образцы коньяка со спорным товарным знаком имели даты розлива в феврале и августе 2008 года, т.е. в пределах трехлетнего периода, установленного пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ.

Кроме того, суды отметили, что товарный знак по свидетельству № 283105 использовался на подарочных коробах коньяка «Московский» со знаком охраны товарного знака, на упаковках сувенирных наборов этого коньяка.

Оценив в совокупности представленные в дело доказательства, суды двух инстанций признали, что хотя спорный товарный знак и не являлся предметом лицензионного и сублицензионного договоров, он опосредствованно использовалось ОАО «МВКЗ „КиН“ с согласия и под контролем правообладателя на производимой заводом продукции и в данном случае упомянутый завод являлся по отношению к ФКП „Союзплодоимпорт“ — правообладателю товарного знака в смысле требований пункта 2 статьи 1486 ГК РФ „другим лицом“, использующим товарный знак без лицензионного договора…».

Данное Постановление оставлено в силе Определением ВАС РФ от 18.04.2012 №№ А40-130718/10, ВАС-4005/12.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что использование товарного знака другими лицами под контролем правообладателя, предполагает использование товарного знака без заключения лицензионного договора и подразумевает наличие между другими лицами и правообладателем определенных взаимоотношений, направленных на использование товарного знака на товарах, вводимых в гражданский оборот. Таким образом, предоставление права третьему лицу распространять товар под товарным знаком правообладателя через фирменный магазин с этим же товарным знаком на основании письменного разрешения (письма) правообладателя, может быть расценено как использование товарного знака под контролем правообладателя.

Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах ЮСС «Система Юрист»

  • Определение ВАС РФ от 18.04.2012 №№ А40-130718/10, ВАС-4005/12

«Судами также установлено, что спорный товарный знак не являлся предметом лицензионного и сублицензионного договоров; предметом этих договоров являлись комбинированные товарные знаки в виде этикеток, одним из элементов которых являлось словесное обозначение „Московский“, полностью воспроизводящее спорный товарный знак (товарные знаки N 276706, 276708).

Проанализировав установленные по делу фактические обстоятельства, в частности, приняв во внимание, что спорный товарный знак является центральным элементом этикетки товара, рядом с которым размещен знак охраны товарного знака в виде буквы „R“, предусмотренный статьей 1485 Гражданского кодекса; на контрэтикетках коньяка указано, что он изготавливается по лицензии ФКП „Союзплодоимпорт“; образцы коньяка со спорным товарным знаком имели даты розлива в феврале и августе 2008 года, т.е. в пределах трехлетнего периода, установленного пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса; спорный товарный знак использовался на подарочных коробах коньяка „Московский“ со знаком охраны товарного знака, а также на упаковках сувенирных наборов этого коньяка, суд пришел к заключению, что хотя спорный товарный знак и не являлся предметом упомянутых лицензионного и сублицензионного договоров, фактически он использовался заводом с согласия и под контролем правообладателя на производимой заводом продукции, и в данном случае завод выступал по отношению к правообладателю товарного знака — ФКП „Союзплодоимпорт“ — „другим лицом“ в смысле требований пункта 2 статьи 1486 Гражданского кодекса, использующим товарный знак без лицензионного договора.*»

  • Изготовителю продукции лучше заключить с правообладателем товарного знака договор подряда

«Помимо указанных двух вариантов ГК РФ предусматривает еще один — третий способ использования товарного знака — под контролем правообладателя (п. 2 ст. 1486). В этом случае исключительные права остаются за правообладателем, но фактическое размещение товарного знака может осуществлятся другим лицом.

Практика. Иностранная компания обратилась в Роспатент с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием, ссылаясь на отсутствие лицензионных или сублицензионных договоров в отношении товарного знака в течение трех лет. Роспатент отказал в удовлетворении заявления, а компания обжаловала отказ в суде. Арбитражные суды признали отказ Роспатента правомерным, поскольку спорный товарный знак в течение предшествующих трех лет использовался в составе комбинированного товарного знака при производстве товара под контролем правообладателя. Доказательством послужили лицензионный и сублицензионные договоры, предметом которых являлось использование комбинированного товарного знака, а также подтверждение правообладателем факта, что он контролировал производство продукции под таким товарным знаком. Изготовитель признан по отношению к правообладателю „другим лицом“, использующим товарный знак без лицензионного договора (определение ВАС РФ от 18.04.2012 № ВАС-4005/12).

Товарный знак может быть признан используемым на законном основании и без наличия лицензионных соглашений об этом, если он используется под контролем правообладателя. Тогда использование товарного знака со стороны изготовителя не будет являться осуществлением исключительного права на товарный знак…*»

Профессиональная справочная система для юристов, в которой вы найдете ответ на любой, даже самый сложный вопрос.
Попробуйте бесплатно

1. Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

2. Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

3. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

  • Статья 1486 ГК РФ Последствия неиспользования товарного знака 2. Для целей настоящей статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку. Открыть статью

Статья 1486 ГК РФ. Последствия неиспользования товарного знака

Текущая редакция ст. 1486 ГК РФ с комментариями и дополнениями на 2018 год

1. Правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался. (Пункт в редакции, введенной в действие с 8 декабря 2011 года Федеральным законом от 8 декабря 2011 года N 422-ФЗ.

2. Для целей настоящей статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку. (Пункт в редакции, введенной в действие с 1 октября 2014 года Федеральным законом от 12 марта 2014 года N 35-ФЗ.

3. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.
4. Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.

Комментарий к статье 1486 ГК РФ

1. Использование товарного знака является не только правом, но и обязанностью обладателя исключительного права на него. В пункте 1 ст. 1486 Кодекса установлен пресекательный срок существования права — три года. Если в течение любых трех лет после регистрации товарного знака этот товарный знак не будет непрерывно использоваться, то правовая охрана может быть досрочно прекращена в отношении либо всех, либо некоторых товаров. Данное правило установлено в связи с тем, что если существуют так называемые мертвые товарные знаки, то от них нужно освободиться и дать возможность использовать их лицам, которые активно занимаются производством товаров, оказанием услуг и выполнением работ. Для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака любое лицо может подать заявление в Палату по патентным спорам по истечении указанных выше трех лет. При этом заявитель не должен доказывать, что правообладатель не использует товарный знак, напротив, именно правообладатель должен доказать, что он его использует.

2. Под использованием товарного знака в комментируемой статье подразумевается использование товарного знака не только правообладателем, но и другими лицами, которые вправе использовать товарный знак правообладателя как в силу лицензионного договора, так и в силу других договоров, например договора коммерческой концессии, по которым они получают разрешение использовать товарный знак под контролем правообладателя. Под использованием понимаются любые действия, предусмотренные в п. 2 ст. 1484 ГК РФ, за исключением тех, которые непосредственно не связаны с введением товара в оборот. Таким образом, не могут считаться использованием товарного знака хранение и перевозка товаров, маркируемых товарным знаком. Как использование товарного знака будет рассматриваться размещение товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках, которые предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках.

3. Не всегда, если правообладатель не использует товарный знак, Палата по патентным спорам может принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака. Если заявителем представлены доказательства, что он по не зависящим от него причинам не мог использовать товарный знак, то заявление не будет удовлетворено. В частности, для производства некоторых товаров необходимо получить разрешение компетентных государственных органов. Если выдача такого разрешения осуществлялась достаточно длительное время не по вине обладателя исключительного права на товарный знак, то в заявлении о досрочном прекращении товарного знака должно быть отказано.

4. Если обладатель докажет использование товарного знака лишь в отношении части товаров, для которых товарный знак был зарегистрирован, то в отношении другой части товаров правовая охрана товарного знака может быть досрочно прекращена. Если правообладатель не докажет использование товарного знака в отношении ни одного из товаров, касательно которых была осуществлена регистрация товарного знака, то правовая охрана товарного знака может быть прекращена в отношении всех товаров, для индивидуализации которых товарный знак был зарегистрирован.

Консультации и комментарии юристов по ст 1486 ГК РФ

Если у вас остались вопросы по статье 1486 ГК РФ и вы хотите быть уверены в актуальности представленной информации, вы можете проконсультироваться у юристов нашего сайта.

Задать вопрос можно по телефону или на сайте. Первичные консультации проводятся бесплатно с 9:00 до 21:00 ежедневно по Московскому времени. Вопросы, полученные с 21:00 до 9:00, будут обработаны на следующий день.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *